Patentanwalt für markenrechtliche Abmahnung erforderlich?

Marken- und patentrechtliche Abmahnungen bergen ein besonders hohes Kostenrisiko. Ein Grund hierfür ist unter anderem, dass häufig neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abmahnung mitwirkt. Hierdurch verdoppeln sich die ohnehin hohen außergerichtlichen Kosten. Die zusätzliche Einschaltung eines Patentanwalts wird dabei als selbstverständlich vorausgesetzt und damit auch die Beanspruchung der Kosten für den Patentanwalt.

In vielen Spezialgesetzen ist zwar geregelt, dass auch die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten sind; diese gesetzlichen Regelungen betreffen jedoch die Mitwirkung des Patentanwalts in einem Gerichtsverfahren (§ 140 III MarkenG oder 143 III PatG), nicht hingegen die Mitwirkung bei der vorgerichtlichen Abmahnung.

Dies hat der BGH mit Urteil vom 27.02.2011, Az. I ZR 181/09, nochmals betont und entschieden, dass neben den Kosten für den „normalen“ Anwalt die Kosten für einen Patentanwalt im Falle einer markenrechtlichen Abmahnung nur dann bezahlt werden müssen, wenn die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung sei regelmäßig nur dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die – wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören. Im konkreten Fall ging es um die Verletzung einer bestimmten Wortmarke für Schmuck durch den Verkauf von 24 Ohrstecker unter Verwendung der Wortmarke. Der abmahnende Anwalt führte in der Abmahnung aus, dass es „ keiner weiteren Erläuterung“ bedürfe, warum eine Markenrechtsverletzung vorliege. Die Markenrechtsverletzung war wohl offensichtlich, zumindest für den abmahnenden Rechtsanwalt. So lehnte der BGH die Erstattung der zusätzlichen Kosten für den Patentanwalt ab.

Jetzt mag sich der juristische Laie ohnehin wundern, was ein Patentanwalt mit Markenrecht zu tun hat. Denn beim Patent geht es um technische oder um biotechnologische Erfindungen. Vom „normalen“ Anwalt unterscheidet sich der Patentanwalt unter anderem dadurch, dass er sich dem Studium naturwissenschaftlicher oder technischer Fächer gewidmet und dieses mit Erfolg abgeschlossen haben muß. Demgemäss hat der Patentanwalt unter anderem die berufliche Aufgabe,

• in Angelegenheiten der Erlangung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Anfechtung eines Patents,
• eines ergänzenden Schutzzertifikats,
• eines Gebrauchsmusters, eines Geschmacksmusters, des Schutzes einer Topographie,
• einer Marke oder eines anderen nach dem Markengesetz geschützten Kennzeichens (gewerbliche Schutzrechte)
• oder eines Sortenschutzrechts

andere zu beraten und Dritten gegenüber zu vertreten (§ 3 II PAO). Diese Aufgabenzuteilung zeigt, dass sich Markenschutz und Patentschutz überscheiden. Der Einsatz eines Patentanwalts in Falle einer markenrechtlichen Abmahnung kommt demnach vorrangig (aber nicht nur) in Betracht bei technischen oder naturwissenschaftlichen Sachverhalten und entsprechenden Schutzrechten.

Hinweis: Im Falle einer markenrechtlichen Abmahnung sollten keinesfalls vorschnell auch Kosten eines eingeschalteten Patentanwalts bezahlt werden. Insofern sollte auch nie ohne vorherige Prüfung eine der Abmahnung beigefügte Unterlassungsverpflichtungserklärung unterschrieben werden. Lassen Sie sich zuvor beraten.